特許４８手物語
特許４８手物語
特許事務所 富士山会 代表者 佐藤富徳
目次
１． はじめに
２． 心の巻
３． 技の巻（基本編）
４． 技の巻（出願編）
４．１出願
４．２拒絶対応
４．３その他
５． 体の巻
６． おわりに
１．はじめに
日本伝統の相撲は、奈良時代、平安時時代には、既に相撲節会として豪華絢爛たる王朝絵巻を繰り広げており非常に歴史が古い。そして、武士の天下となると、相撲は、戦場における組み討ちのための実践の訓練として重要視される様になり、さらに江戸の勧進相撲を経て発展してきたものである。１）日本人が長い期間掛かって熟成した相撲道について学ぶことは、特許に携わる者にとっても意義深いものとなろう。
そこで、相撲に倣って、特許戦略の心技体について論述することとする。特許に携わる者にとって、特許戦略４８手程度の技を日頃から朝鍛夕錬して置くことが是非必要であろう。
２．心の巻
【第１手】｢良い特許｣の哲学を知ること２）
｢良い特許｣とは事業のために役立つ武器となること！を肝に銘ずることが重要である。一定期間ライバル会社に対して優位に立つことが可能となる特許が、「良い特許」である。「良い特許」とは「矛と盾の両方の効力」を有する特許である。「矛としての効力」とは、自分の縄張りに入ってきた敵を矛でやっつける効力であり、｢盾としての効力｣３）とは、自分がウッカリ敵の縄張りに入った場合に盾で防御してくれる効力である。
【第２手】クライアントフレンドリーであること
クライアントにとって銭金を越えた大事な案件に対しては、代理人は親身になって、かつ真剣に考えるべきで、それがひいてはクライアントからの信頼を得ることに繋がろう。
しかし、弁理士はクライアントを弁護する立場であるということを忘れて、審査官、裁判官等の立場に立ったコメントをクライアントにしている場合がしばしば見受けられるのは、筆者にとって残念である。４）このことは、特許の人間と開発の人間の関係に対しても同じことが言える。
【第３手】気持ちを込めて技を出すこと
特許４８手の技も最終的には言葉で表現されることになり、気持ちの篭らない言葉は空々しく空虚に響き、「簡にして要」等の印象深い表現とはならず、人の心に訴える力が弱い。会社の新人セールスマン教育用のマニュアルは、殆どの人間をセールス山の７、８合目位までは簡単に連れていってくれるが、そこから頂上までは自分の足で歩かなければならないが、このことが大切なのである。マニュアルに従ったセールストークは、気持ちを込めることの無いロボットが喋っている様にも聞こえ、逆に反感すら持たれてしまう場合も有ろう。
【第４手】些細なことも見逃さぬとともに大きなうねりを感知すること
ダーウィンの｢種の起源｣の自然淘汰説５）は、全ての生きとし生きる物が弱肉強食の世界で従わざるを得ない大法則である。弱肉強食の世界を生き抜くには、些細なことをも見逃さぬ研ぎ澄まされた感覚が必要となろう。６）
一方、大きなうねりは、心に余裕が無ければ感知できない。全体の大きなうねり、例えば、何十年、何百年、何千年……と言った大スパンのうねり（無限大スパンのうねりは物の本質にも通じよう。）を感知できれば、先々の読みも働き、特許戦略の面でも優位に立つことができよう。
【第５手】負けん気こそ命
スポーツの一流選手は表面に出るタイプか内に秘めるタイプかの相違は有るが負けん気が強い。最終的に一皮剥けて一流選手として活躍できるか否かが“負けん気”に掛かっている。特許の仕事も、結果が相対的に決る点で、スポーツとよく似ている。最終的に権利化を目指す者の負けん気により突破口を切り開き勝利することができよう。
なお、一方で平常心も重要である。余りにも勝負の結果のみに拘り焦りから負けん気が空回りして平常心を失うことが無い様に注意する必要がある。
３．技の巻（基本編）
【第６手】確率重視戦略７）
どの様な戦略を採るにしても、１００％失敗することは無く、また１００％成功することも無い。ただし、一々内容の詳細を検討しなくても、最善策が瞬時に分かると言うことは素晴らしい。例えば、拒絶対応等の場合、拒絶査定不服審判において特許審決を得る確率、附与後異議申立で特許が取消となる確率、審査前置で特許となる確率、無効審判で特許無効となる確率、審決に対する出訴でひっくり返る確率は夫々どの程度かを予め知っておくことは、確率を重視した特許戦略を練る上で重要である。
【第７手】説得テクニック
一般的な説得テクニックについては他の書物に譲って、ここでは、特許特有の説得テクニックについて述べよう。
米国は陪審員制度を採っている関係上、実際の判断を下す人間は、法律的には素人である陪審員であるので、素人にも分かる説得方法を身に付けるのは米国弁護士として非常に重要である。拒絶対応等の権利化対応でも判断主体である審査官、審判官等への説得テクニックと言うのは権利化を目指す者にとっても非常に重要である。特に権利化のキワドイ出願について面接、または意見書等で拒絶対応する場合は、かかる説得テクニックの巧緻が権利化取得の命運を直接左右するからである。
日頃から、一分スピーチでどの様に複雑な事案でも説明できる様に鍛練して置くべきである。かかるテクニックを身につけて置けば、「簡にして要で堪忍してよう！」の説得ができよう。肉太な説得力の有る面接、意見書等に通じるからである。
セールスポイントと特許技術の特徴を一致させることも、説得のためには有効であろう。分かり易さに通じるからである。
更に、図表を用いて、視覚に訴えることも重要であろう。一見は百聞に如かずと言う諺からも分かる通り、論理的説明より感覚的説明の方が分かり易いからである。８）
また、ポイント部分にはアンダーラインを付して説明する、数字によってシステマチックに説明する、あるいは、ポイント部分を “詩”のように繰り返して印象に残る様に説明しても良い。
それにも増して重要なことは、心を込めた説得では有るまいか？心に後押しされた説得は相手の心を動かすからである。９)兎にも角にも主張する内容が審査官等の心を動かさなければ、何にもならない。
【第８手】突破口を一つ開ければ良い場合とは？／あるいは開けても駄目な場合とは？
権利化を図る場合は、発明の構成要件の一つでも特徴的な部分を見つけて拒絶対応したならば特許化が図れよう。すなわち、最も効果的な個所に発破を仕掛け一つでも突破口を開けることができれば成功裏に特許を取得することができる。
一方、異議申立の場合では、異議申立が成功するためには、突破口を全て塞さぐ必要が有る。このことから、異議申立対応は拒絶理由対応の何倍か疲れることとなり、一般的には労多くして益少なしと言うことになろう。
従って、異議申立が功を奏した場合には、異議申立に携わった者の功労を素直に認めても良いであろう。また、「事業の自由度の確保」１０）を図ることができ、経済的にも高く評価できよう。
【第９手】事実認定の誤りと判断の誤り－審査官、審判官等あるいは当事者の相手側の主張を崩す手掛り－
事実認定の誤り１１）は確率は少ないが無いことは無いので、野球で言えばピッチャーゴロでも全力疾走をすべきと言うことに繋がろう。人間のやることだからミスも十分有り得るので、相手側の主張する事実認定をそのまま鵜呑みにしないで一つ一つチェックすることは地味であるが大切であろう。事実認定の誤りを指摘することができれば、それに基づいた判断も誤ったものと言うことになり、勝利することは間違いが無いからである。
【第１０手】致命的な手続ミスをしないこと
実体的なことについて事実認定や判断についてミスをしないことは勿論であるが、手続についてもミスをしないことは大事である。実体的ミスと違って、手続ミスは誰が見てもミスが明白であり言い訳ができないので、却って特許担当や代理人は辛い立場に立たされることになる。
手続ミスについては、個々の手続それ自体は難しいものではないが、人間にミスは付き物である。致命的なミスだけは絶対にしないことである。リカバリー可能なミスはしないに越したことは無いが、ミスをしたとしてもリカバリー可能である場合には、致命的ダメージを免れ得る。
筆者の経験に基づくのであるが、ここに言う致命的ミスとは、もしこの手続きをしなかったならば、その出願の命が尽きる様な手続きであり、医療で言えば、人工呼吸等の様に緊急を要する医療処置が該当しよう。出願段階で言えば、数も多く最も起こる可能性が高いのは出願審査請求をすべきであったのにしなかった場合であろう。１２） 拒絶査定対応、異議取消対応、査定系審決取り消し訴訟等は、数もそれ程多く無く特別な注意を払うから手続き上の問題とはならないであろう。設定登録料は、目を瞑ってでも納付して置けば特に問題となることは無かろう。１３）
【第１１手】有利な時はオーソドックスに！不利な時は打って出て行くこと！
拒絶対応にしろ何にしろ有利な状況下で対応しなければならない場合、奇を衒うこと無くオーソドックスに対応すれば良いであろう。オーソドックスに対応とは、審査基準、専門書、判例等に従って行なう極普通の対応のことである。有利な状況下では、元々極普通に対応しても勝つ確率が高いからである。
逆に不利な時は、オーソドックスに対応したのでは、座して死するを待つ様なもので、例え負けることは分っていても打って出て行かなければならない。この様な場合には、審査基準等を見ても最善の対応策は浮かんでこない。過去の例等だけでは対応できないからである。新しい考え方を確立すると言った前向きな姿勢が必要となろう。すなわち、技術内容は勿論、技術を取り巻く現場の状況をもトコトン把握して突破口を見つけることが大切となる。現場経験の無い審査官、審判官、裁判官の説得は、それこそ説得のし甲斐が有ると言うものである。負け戦でも負けの度合いを少なくして接戦に持ち込むことも、大切であるが非常に忍耐を必要としよう。相撲でも、「一に押し二に押し……押しは忍しに通ずる。」と言われている。
【第１２手】負けそうな場合はその旨即刻伝えること
出願、拒絶対応等の手続において、負けそうな事態がしばしば生じるものである。代理人は、負けそうな事態を殺気として本能的に感じなければいけない。そのような場合、嫌なことは伝えたくない気持ちは分かるが、クライアントにはその旨即刻伝えるべきである。そして、早い段階で、叡智を集めて対応を協議することである。例え、敗れたとしても「皆が集まって全力を尽くして対応した。負けたが皆ベストを尽くした。」というストーリーは成立しよう。致命傷になるかも知れない疵は早いうちに皆が納得できる形で手当てをして置くことが肝腎である。このことは、特許の人間と開発の人間の関係についても同じことが言える。
【第１３手】発表は奥床しく発表し、全てを喋らないこと
開発の人間は、何でもかんでも発表をしてしまい勝ちである。特許を出さないで発表は背信行為とも言われているが、背信行為にならない様に発表ためするにはどうしたら良いであろうか？
奥床しく発表し、全てを喋らないことである。嘘をつくのはマズイが特許を取るための要件の一部を欠落させて発表をするのである。｢当社は、何々のために役立つ“独自の技術”を開発した。｣と言って、“独自の技術”以外の内容は喋らないことである。少なくともボカして発表して、自分の出願で自分の出願が拒絶される笑い種となる愚は回避すべきであろう。
後に出願する発明Ｃの構成要件（ａ＋ｂ＋ｃ）の一部ｃを欠いたもの（ａ＋ｂ）で発表するのが良い。（ａ＋ｂ）に対して、特許出願に記載の発明（ａ＋ｂ＋ｃ）が進歩性を有すれば、後に出願する発明Ｃは当然特許を取得できるからである。
【第１４手】早期審査、優先審査の活用
権利化の遅れが致命傷となる場合では、早期に特許を取ることに全力を尽くして権利取得を図る様にしなければならない。まるで意匠の出願の感覚である。流行商品はあっと言う間に流行が去れば、もうその時には価値が無くなるからである。
ただし、出願の対象発明が他人の特許発明と利用関係となって侵害する可能性が有る場合には、慎重を期す必要があろう。なお、所謂自己指定のＰＣＴ出願の場合には無条件に早期審査を請求できるので、かかる心配をする必要が無い。
【第１５手】後の先－敵のパンチを躱してパンチを入れる－
敵の先行特許が有って、これに対抗するためには、全く別途の出願をするのではなく、敵の先行特許の改良発明を考える。トコトン改良発明を考える。敵の先行特許の構成要件と少しだけ変更して侵害を構成しない様にして、そして自分だけは特許を取ることができれば後発メーカーにとっては最善の策である。
例えば、ライバル会社の先行特許Ａ、Ｂが２つ有った場合、Ａの構成要素ａの一部をＢの構成要素の一部ｂで置換して、発明Ｃとした場合、発明Ｃを実施していても、ライバル会社の先行特許Ａ、Ｂを実施することにはならない。この様にして、相手方のパンチを躱して、自分のパンチのみを相手に叩き込むことができるれば後発メーカーにとって言うことは無い。１４)
まさに、毒をもって毒を制するのシタタカなテクニックによって、ライバル会社の特許を侵害すること無く、“後の先の特許”を取ることができるのである。
相撲でも“後の先”と言うことはよく言われる。焦って腰高のままで突っ掛けるよりも、ジックリ腰を下して下から受けて攻撃をする方が相手より重心が低くなり反って有利となる。特許の世界でも“後の先”は基本的な戦略となり得る。
【第１６手】相手の権利を潰すのではなく実施許諾等を求めること
相手の権利を潰す手段としては、情報提供、異議申立、無効審判請求がある。一方、相手方に「無償の実施許諾をしてくれれば、情報提供、異議申立、無効審判請求はしない。」と言う条件を提示して、相手が応じてくれば、無償実施に関する覚書を交わして、相手の権利を共同で全力を尽くして防護する。このようにして権利を維持できたならば、単に相手の権利を潰してしまった場合よりもメリットがあろう。１５）このためには、相手の権利を潰す材料がある程度強力であって相手方にプレッシャーを掛ける必要が有る。相手が無償の実施許諾等に応じた後は、相手の権利の防護に廻るのである。
４．技の巻（出願編）
４．１出願
【第１７手】出願に際して先行調査をすること－敵を知り己を知れば百戦危うからず－
徹底した先行調査を出願前から実施することは、後の拒絶対応のみならず良い特許を取っていくためには基本的なことである。予め先行発明を知っていたならば出願明細書の書き方も変わってくるのである。例えば、課題が新規であることに自信が有れば、本発明の特有の効果は異質の効果と言うことになり、進歩性が認められる。逆に、課題が共通する場合には、効果は同質の効果と言うことになり、進歩性が認められるためには、優れた効果であって当業者が容易に予測不可能な所謂ピーク的効果が要求される。１６)課題が新規な場合には、本発明の効果としては新規な効果が記載されていればそれだけで足り、出願明細書の記載は遥かに楽になる。課題とそれに対応した構成及び構成に対応した効果を記載すれば十分である。１７)
【第１８手】一部置換発明法の奨め
ここに紹介する一部置換発明法は、特許性を有して経済性・権利性の高い価値有る発明を効率的に行なうための発明法である。総括すれば、先行調査を行なって、調査した先行文献の中から公知発明Ａ、公知発明Ｂを選択してきて、公知発明Ａの構成要件ａを公知発明Ｂの構成要件ｂで置換して新規な発明(本発明)Ｃとし、本発明が公知発明Ａ、Ｂから当業者容易想到でなければ、少なくとも｢良い特許｣を取得できる可能性が有る。
一部置換発明法で一番重要なことは、先行調査と特許性・経済性・権利性の判断１８）である。
以下、この一部置換発明法について述べることとしよう。
（１）先ず、基本とする公知発明Ａを、先行調査によりピックアップして、公知発明群の中から選定することが第一の仕事である。
（２）次に、どの公知発明Ｂの構成要件ｂを選定するかと言うことが問題となる。例えば、セールスポイントに合致した構成要件ｂを探して、公知発明Ａの構成要件ａと構成要件ｂを組み替えて本発明Ｃとしても良い。
（３）最後に、本発明Ｃが、公知発明Ａの構成要件ａの一部を特徴的構成要件ｂで置換することが当業者想到容易か否かと言うことの判断を行い、特許性有りと言うことになれば、特許性についてのバーをクリアしたことになる。更に、経済性・権利性について判断して、本発明Ｃが経済性・権利性を有することを確認して置く必要がある。
この様な一部置換発明法は、全ての構成要件を自分自身で一から考えるより、遥かに効率的な発明をすることができる。特許の人間も身につけて置けば、出願相談を受けた場合等には十分役に立つであろう。
【第１９手】発売前、発表前には必ず特許を出すこと－新規性喪失の例外の規定は当てにしないこと－
特許を出さないで発売は背信行為であると考えるべきである。１９)プロパテントの徹底していない会社では、この様なことが平然と行われ勝ちであるので注意する必要があろう。
発表についても同様のことが言え、特許を出さないで発表はこれまた背信行為である。むしろ特許が公開になるまで発表を控えることが開発者の常識となっている位が望ましい。「良い特許」によって包装された商品こそが、市場において優位に立つのである。特許によって包装されていない商品は一種の欠陥商品であろう。
【第２０手】単独出願が良い場合とは？／あるいは共同出願が良い場合とは？
一見単独出願の場合の方が権利を一人占めにできて、共同出願の場合よりも２倍価値が有る様に見える。
しかし、これにはカラクリが有って、その権利価値が全体で同じとする前提が正しい場合はそうで有るが、二社で実施する場合の権利価値が一社で実施する場合の権利価値よりも大きい場合はそうでない。
ユーザーが新しい着想をした場合、ユーザー単独で開発して単独出願して単独特許を取得すると言うストーリーは一見素晴らしく見える。
しかし、メーカーが、ユーザーの先願発明Ａを少し変形して発明Ｂを実施する場合、侵害とならず、ユーザーの特許は、「矛の効力」を発揮し得ない。ユーザー単独特許としての価値は著しく減ずるであろう。
一方、ユーザーがメーカーに着想を提示して、メーカーもその着想が素晴らしいと認めて共同出願をする場合は、非常に価値が高い特許へと発展する可能性がある。この場合、着想者（ユーザー）と具現化者（メーカー）の様に相互補完が旨く行く場合は、単独出願するよりも共同出願する方がメリットが大きいであろう。
それでは、単独出願する方が、良い場合とはどの様な場合であろうか？
着想が斬新で、特許調査等を行なって、特許性・経済性・権利性から評価して素晴らしいという開発発明が単独出願の対象となろう。その際、第三者を頼らず自力で開発することが基本で、自力で開発できない部分の研究等は委託すべきである。
【第２１手】共同出願の場合には、実施契約が要るのか？／あるいは要らないのか？
共同出願の場合は、私的自治の原則により契約が有れば契約に従うことになり、契約が無ければ特許法に従うことになる。企業各々の立場により、契約を締結した方が良い場合と逆に契約を締結しない方が良い場合の両方のケースが有る。前者の例として、ユーザーが、メーカーから実施料を受け取りたい場合２０)も、契約を締結して置く必要があろう（特許法第７３条第２項）。また、自社の関係会社に実施させたい場合も当然に契約を締結して置く必要があろう（特許法第７３条第３項）。２１）共同出願の相手から実施上の制限を受けたくない場合は、逆に契約が無い方が良い（特許法第７３条第２項）。
【第２２手】自信の有るポイントを押さえること
「良い特許」となるか否かは、出願の際には判断が難しい場合も多い。結局は不確定な中、発明の中に自信が有るものが有るかどうかで判断できよう。自信あるポイント、すなわち“ピッカピカ”が有る出願は自信を持って積極的に特許化を進めても特許権の効力をそれなりに発揮できるのである。２２） 自信あるポイントが有る発明は、先ず新規性・進歩性をクリアできよう。自信あるポイントが、先行調査をしないでも特許性を十分保証するのである。特に基礎研究の場合には、先行調査をしても有力な先行文献が発見できない場合も有ろうし、結局は自分の発明に自信の有るポイント（すなわち“ピッカピカ”）が有るか否かで将来的価値が定まる面も有ろう。
【第２３手】拒絶対応を予め考慮して出願明細書を作成すること
－拒絶対応の下手な者が作成した出願明細書は信用できない－
拒絶理由通知の内容はその殆どが、進歩性(特許法第２９条第２項)についての拒絶理由通知である。そして、その進歩性についても問題となるのは特に課題と効果の記載であり、この詳細な説明における個々の請求項の課題と効果の記載方法の巧緻が当該出願の命運を最終的に決定することになる。課題の記載方法、効果の記載方法は、相撲の「押し（忍し）」と同じであり、常日頃研鑚を重ねて置くべきであろう。権利化を目指す者は、どの様な事を記載すれば拒絶されないか、あるいはどの様な記載が抜ければ拒絶されるかの感覚を研ぎ澄ますことが出願に対する予防保全に通じる。代理人は、クライアントからプロとして信頼されることが大切である。代理人がプロとして信頼できない場合、クライアントは案件毎に内容チェックを厳格に行なう必要があり、非常に疲れる話となる。
【第２４手】良い明細書の記載方法
「良い特許」が取れる様に【クレーム】を記載しなければならない。
（１）セールスポイントと特許技術の特徴を一致させること！
商品のセールスポイントとクレームの技術の特徴とを一致させて、セールストークによる営業活動と「良い特許」の機能の相乗効果により、更にライバル会社よりも優位に立ち事業を成功させることができよう。
（２）嫌がられる／羨ましがられる発明
平たく言えば、ライバル会社から嫌がられる／羨ましがられる発明が「良い発明」であり、めでたく特許発明となっても敵から｢鴨葱特許｣と言われては終わりである。
（３）広い特許が取れる発明
｢良い特許」、すなわち｢矛と盾の両方の効力｣を発揮させるためには、広い保護と強い保護を受けられる特許とする必要がある。
（４）強い特許が取れる発明
強い特許とは、訴訟の際に強い特許のことであろう。
（５）スキの無い特許が取れる発明
広くて強い特許であってもスキが有っては駄目な特許であり、広過ぎる特許については、パテントマップ等を利用してスキの無い特許にする様に特に注意を払うべきである。
上記について、具体的には、SIMPLE IS BEST(多記載狭範囲の原則) 、水平展開・垂直展開、その他のクレーム表現（プロダクトバイプロセス、ファンクショナルクレーム、マーカッシュ形式、ジェプソンスタイル形式、立証し易い内容のクレームアップ、新規物質のクレームアップ、高金額の対象物のクレームアップ、特許明細書を見て後発メーカーは諦めてくれるクレーム、実施例等等については、残念ながら紙面の関係で割愛する。（詳細は、筆者の論説２３）を参照のこと。）
【第２５手】上位概念の用語を用いること
実施例を中心とする幾つかの発明をした場合、それらの発明の隙間をも覆って保護してくれる上位概念を抽出することは非常に重要である。上位概念抽出法は、広い発明のためには非常に重要な改良発明法の一つである。例えば、空気、可燃性ガス、炭酸ガスの上位概念は気体であり、水、液化天然ガス、アルコールの上位概念は液体であり、そして気体、液体の上位概念は流体である。また、Ａ、Ｂ、Ｃの共通機能Ｘを付して上位概念を“Ｘ材”とすることは、上位概念抽出法の一例である。例えば、金属箔、金属網等の上位概念として“導電材”が上位概念として抽出されるのである。また、自分で上位概念として自分で新しい名前を付けて、その上位概念の用語の定義を明細書の詳細な説明中で詳しく説明すると言う方法も有る。
【第２６手】【発明の詳細な説明】の記載方法
（１）【解決すべき技術課題】の記載方法
技術課題の記載は、記載事項として義務付けられていないが、進歩性クリアのためには非常に重要である。望ましい課題の記載方法は、特徴的構成夫々に対応する各技術課題を、広い範囲から狭い範囲までを把握して確実に記載することが大切である。最後に特徴的構成夫々に対応する各効果を漏れ無く確実に把握して記載する。２４)
（２）【課題を解決するための手段】の記載方法
クレーム記載がシッカリなされているとすれば【課題を解決するための手段】の記載は、下記の様にクレーム記載事項をそのままコピーすれば良いであろう。
【請求項１】―――コピーしたクレーム記載事項―――
【請求項２】―――コピーしたクレーム記載事項―――
……
【請求項Ｎ】―――コピーしたクレーム記載事項―――
（３）【発明の効果】の記載方法
課題が新規である場合、効果の程度のバーをクリアするのは、それ程苦労する必要は無い。ただし、特許調査等の裏付けにより課題が新規であることに自信が持てなければならない。課題が新規であれば、効果は異質の効果ということになるからである。異質の効果を記載する場合には、【解決すべき技術課題】が十分に記載されていれば、【発明の効果】の欄では、例えば｢驚いたことに、各技術課題が十分に達成されると言う効果が有った。｣と言う決り文句の如く記載すれば足りよう。２５）
【第２７手】出願から１年以内の出願見直しと国内優先権の活用
出願から１年以内に出願を見直して国内優先権主張の手続をするかどうかを決めるべきである。２６）出願をしても人間が行なう手続であるのでミスは付き物である。従って、国内優先権主張手続により実体的ミスにしろ書誌的ミスにしろ大抵のミスが治癒可能となるので１年以内に出願を見直すのは非常にメリットが有る。
なお、国内優先権手続の類型には、実施例補充型、上位概念抽出型、出願の単一性制度を利用する出願型の３つがある。２７)
【第２８手】早期審査と出願取下げの連続技
早期審査とは、出願順審査の欠点を是正して早期権利化を図ることである。一般道路では無くて高速道路をスポーツカーでぶっ飛ばして目的地に到達する様なものである。
出願公開前２８）に早期審査請求をして、特許となる場合には、当該出願を係属させれば良いが、特許となる見込みが無い場合には、出願公開前に出願を取下げて、良い特許が取得可能な新規な出願をするのである。これにより、更に１年６月、発明開示を遅らすこともできる。
ただし、気を付けなければならないのは、早期審査では実施発明を記載する必要が有るので、後に利用関係の侵害を構成する虞が有るので注意する必要があろう。所謂自己指定のＰＣＴ出願は国内移行後は無条件で早期審査されるので、この様なことを心配する必要が無い。
【第２９手】ノウハウは出願しないこと
一旦公開されてしまうとノウハウの経済的価値は全く無くなる。従って、ノウハウは出願すべきではない。出願に記載のノウハウは、出願公開後は経済的価値を失うからである。ここに、商品となる物の発明はノウハウではない。発売化されれば商品を入手して誰でも煮るなり焼くなりすることができるからである。一方、製造方法の発明は一般にノウハウと考えられよう。製造方法の発明自体は第三者の目に触れることが少なく、一旦第三者の目に触れることになれば、最早ノウハウとしての価値を無くすからである。ノウハウを出願する等は愚の骨頂であろう。単にライバル会社に自社技術を只で教えてやる様なものである。
【第３０手】特別な理由が無い場合には特許出願とすべき－実用新案登録出願とすべきでない－
現在では実用新案登録出願の存在価値が非常に低下してきて殆ど存在価値が無い。商品寿命が短い、即権利化が必要である等の特別な理由が無い場合は実用新案登録出願とすべきでは無く、特許出願とすべきであろう。２９）権利行使についても、肯定的技術評価書を必要とするので、権利行使はなかなか難しいのである。また、ライセンス許諾についても、実施料を支払う相手側から実施料支払いの条件に肯定的技術評価書を取ることとされた場合は、ライセンス許諾にも支障が出てくる。
【第３１手】安易な減縮補正は信用失墜の基因
一般には、補正は、意見書と並んで拒絶対応の双璧と考えらる。しかし、安易な減縮補正は、進歩性クリアの足しにもならず、単に権利内容を減縮しただけに留まり、最終的にはクライアントの信用失墜を招来することになりかねない。クライアントに権利を一部放棄させると言う両刃の剣の意味も有り多用することは危険である。拒絶理由通知が来ると先ず数値限定を行なう代理人をよく見かけるが、数値の臨界的意義がハッキリしない場合には、進歩性をクリアするための足しにもならず、単にクレームを減縮しただけで、クライアントの信用失墜を招くだけの結果となりマズイのである。マズイ意見書は、幾らマズくても拒絶されるだけで済むが、マズイ補正書は回復できない権利放棄となるので要注意である。拒絶査定となれば未だ争い得るが減縮補正した内容で特許となれば一旦放棄した部分は回復できないからである。従って、意見書と補正書は、先ず意見書、その次に補正書の順で検討するのが良いであろう。
減縮補正が頭を過ぎった場合は、減縮補正は“悪魔の囁き”でもあるから、慎重に検討してかつクライアントの利益を害さないことをくれぐれも駄目押し確認をする必要があろう。上記は、代理人について述べたが、特許担当についても同じことが言える。
【第３２手】面接を大いに活用すること
面接を積極的に活用して、その時に特許性有りと判断された内容を簡単に纏める様にする。特に意見書、補正書を作成する前に、事前に面接を行なうのが有効であろう。面接を活用すれば自然と「簡にして要」の意見書作成は達成されよう。特許庁にとっては、早期審査が図れるし、出願人にとっては、納得いく早期権利化が可能となり、特許庁と出願人双方にとって非常にメリットがある。補正案さえ有れば、各補正後の特許性についての特許性のポイントを説明するだけで良いであろう。面接の際には、模型、現物等視覚に訴えて説明することが得策となる。
【第３３手】出願分割－特許取得の確率アップ手法－
分割は非常に戦略に富んだ対応策で、相撲の技で言えば出し投げに相当しよう。出し投げで決まればそれで良し、例え決まらなくても自分の態勢が崩れないから次々と連続技を仕掛ければ良いのである。
相撲の技の中でも最も印象的な技は、小兵の舞の海が八艘飛びで相手を飛び越して相手の後ろに廻って送り出して相手を倒したことであろう。この場合単に八艘飛びのみで相手が簡単にコケてしまう場合も有る。出願分割しただけで原出願の拒絶理由も通知されることも無く特許査定となる場合も有り得る。全く「ラッキー。ラッキー。」と言う他は無いのであるが……。
補正は時期により補正の制限が厳しくなり窮屈な対応となるのに対して、分割の場合は、内容的には補正の場合より対応が広いと言うことが根底に有る。当初出願明細書に記載されていた事項の範囲内であれば、クレーム化して権利化を図ることができるからである。
さて、何も実体的手続をしないで特許を取得することとなり得る場合が有ることを説明しよう。ここに、ｐ：出願審査において特許となる確率 ｑ：出願審査において拒絶査定となる確率(＝１－ｐ) としよう。
最初の出願が拒絶査定となる確率はｑであり、拒絶査定後の第１回分割出願について拒絶査定となる確率はｑ＊＊２となり、次々と分割出願をＮ－１回する場合、最終の分割出願が拒絶査定となる確率はｑ＊＊Ｎとなり、分割出願をする度に特許となる蓋然性が高くなる。
例えば、出願審査において拒絶査定となる確率がｑ=０．６の場合、分割出願を２回（Ｎ＝３）すれば、拒絶査定となる確率は０．６＊＊３=０．２１６となって、「分割出願を２回すれば、先ずは特許になるでしょうね。」と言うことになる。
上記については、原出願と分割出願とが独立であることを前提としているが、審査官は原出願の拒絶理由を考慮するであろうから上記の様に簡単には話は行かないが、分割出願をすれば、特許となる確率が高くなると言うことは間違いないであろう。
【第３４手】ワザと拒絶される請求項
ワザト１００％拒絶される請求項を入れて置くこと。拒絶理由通知も無しに（何らの拒絶対応のチャンスも与えられずに）、イキナリ特許となった場合、今回の附与後異議申立制度下では、最早分割をすることもできず、取消し理由通知の対応が窮屈となるので対応は窮屈かつプレッシャーの掛かるものとなる。３０）改正前の附与前異議申立制度下では、分割が認められていたのに対して、附与後異議申立制度下では、何らの拒絶理由通知を経ずイキナリ特許となるのでその時は「ラッキー。ラッキー。」と思っても後に「シマッタ。」と思う場合が往々にして有るのである。この様なことを回避しようとすれば、予めわざと１００％拒絶される請求項を入れて置くことが考えられる。拒絶理由通知等を受けた時点で、補正、分割等の拒絶対応をするチャンスを確実に得るからである。
【第３５手】出願変更
実用新案制度が前面改正された関係で、戦略としての出願変更は、意匠→特許、特許→意匠→特許等の出願変更であろう。殆どの特許出願の対応は分割出願で間に合うであろうから、変更出願は変則の技であろう。感覚的には車線変更の様な感覚であろう。分割出願と異なって原出願は取下げられて、新出願は、別の工業所有権法で保護される。
分割出願より変更出願の方が良い点は、まさか意匠に出願変更して更に特許出願に出願変更してくるとはライバル会社も考えない点であろう。３１)
【第３６手】補正－拡大補正－
提示された拒絶引例を楽々クリアできる場合、「拡張補正しても十分特許になります。むしろ逆に拡張補正することをお勧めします。」と言った方が、広い特許が取れるので開発の人間あるいはクライアントからは信頼されよう。
ここに、拡張補正とは、①構成要件を減縮して“SIMPLE IS BEST”を更に追求すること②構成要件を増加した請求項を新たに追加すること等である。②の拡張補正は、保険を掛ける点でも非常に有効であるから、もっともっと活用するのが良いであろう。
【第３７手】補正－詳細な説明の補正－
（１）課題の補正
引用文献記載の課題が共通すると言う拒絶理由が拒絶理由の半分以上を占めている。すなわち、課題が共通すると言う拒絶理由に対する拒絶対応が最も確率的に多く重要である。３２）従って本特許出願と引用文献の明細書を比較した上で、本発明の出願明細書の課題を補正して、引用文献発明と課題を共通としない様にするのが最も手っ取り早い拒絶対応であろう。課題が相違するならば、その課題に対応する構成要件の相違点が有り、その構成要件の相違点に基く異質の効果が有ると言う具合に順を追って説明すれば、拒絶理由は解消することになる。
（２）効果の補正
引用文献記載の課題が共通する場合であっても、それだけで必ず拒絶とはならない。例え課題が共通する場合であっても、種々の試行錯誤の結果予想外の効果を発揮する様な発明も有るからである。かかる発明の場合、効果の補正により拒絶理由解消となり得る。引用文献と比較して構成の相違に基いて顕著な効果を奏する様に効果を補正する。明細書の詳細な説明中、例えば、効果に関して記載された個所を虱潰しに探してその該当個所を【発明の効果】の欄に集めてきて補正をするのである。
【第３８手】補正書と意見書のコンビネーションブロー
（１）補正書が主の場合
プロである審査官等が、補正書だけ見れば進歩性がクリアされることが直感的に判る様な場合には クドクドと意見書を書く必要は無い。
（２）補正書が従の場合
補正書だけで、十分拒絶対応できない場合は、意見書を書く必要が有る。注意すべきは、これこれこのように記載したいという意見書の内容が先ず最初に有って、次にその内容に合わせた補正書を作成して拒絶対応可能な様に意見書を作成することが重要である。補正をすれば認定事実が異なってくるから、当然判断結果は異なってくる。補正は、不適法補正でないギリギリの範囲の補正を行なうのであるが、補正が適法補正であることについて絶対の自信がなければならない。事実認定で躓けば、それに基く判断も誤ったものになり結局は負けることに繋がるからである。補正によって認定される事実から特許性有りとする結論が得られる様に補正書と意見書のコンビネーションによって拒絶回避を試みるのである。
うまいワンツーパンチが決まれば、最大の効果を発揮することが可能である。また、逆に言えば、補正書と意見書の個々はそれ程労力を掛けなくても、コンビネーションブローで最大の効果を与える場合が有ることを知って置くと役に立つであろう。
【第３９手】比較データの提出
補正として実施例のデータを補充することは、現法制下では不適法補正であり認められない。ただし、補正する代わりに、比較データを提出して意見書の中で比較データにより実施例と比較例から特有の優れた効果を実証することは可能である。比較データの非線形性から数値の臨界的意義を証明して、本発明は公知発明から当業者想到困難であることを主張するのである。比較データで証明することは明細書の詳細な説明等の何処かに記載されている効果を明確にする意義があろう。
【第４０手】無効審判請求は一発逆転技
特許無効審判は、利害関係人である異議申立人から見て本当に不利となるのであれば、自主的には先ず請求をしないであろう。自主的に特許無効審判を請求する場合と言うのは、それ程大したことのない、すなわち負けてもそれ程の痛手とならない場合／あるいは特許無効にするのに余程の自信が有る場合のどちらかであろう。特許無効審判で特許無効になる確率は大体１０～２０％程度であるので、負け戦は誰も嫌であろうし、寝た子をワザワザ起こすことも無いという意見も有力となる。訴えられて止むを得ず無効審判を請求するのは自然である。相撲で言えば攻め込まれて捨て身の“うっちゃり”とか“播磨投げ”とかが特許無効審判に相当しよう。３３）
【第４１手】“でも”よりは“しか”―中途半端に二兎を負うな―
情報提供、異議申立、無効審判で、相手特許を潰すための理由が２以上ある場合、どの理由が一番有力であるかを見定め、その理由の欠陥を補強して相手特許を潰す確率を高める方が、中途半端に二兎を追うよりもベターである。“これでも”行けるかも知れないより、最善の拒絶理由に焦点を絞って“これしか”無いと考えて攻撃する方が、注ぎ込む労力が同じであれば後者の方が勝率は高いであろう。３４）
【第４２手】一人で複数の情報提供、異議申立をする
自分で複数の情報提供をすることも手続戦略としては有り得る。 例えば、拒絶理由が２つ以上有って独立して情報提供した方がコンパクトかつパンチの効いた情報提供をすることができる場合が有る。そして、審査官は複数の情報提供が有った場合、その出願が注目されていることを認識することになり、慎重に審査すると言う反射的効果も有るであろう。すなわち、複数の情報提供が有れば、その案件が経済的にも重要な出願であって安易な審査はできないと直感させる効果が有る。戦場において自陣の旗の数を増やして大軍が陣取っている様に見せかけて密かに本隊は移動させて敵の背後を突くと言う戦法にも似ている。
【第４３手】第三者が審査請求をすると言うこと
自分の出願を自分が審査請求をすることは当り前のことであるが、第三者も審査請求をすることができる（特許法第４８条の３第１項）。第三者が審査請求する場合とは、一般的には出願がこのまま特許されれば実施予定技術が侵害となる虞が有る場合に早期に白黒を付けようという場合である。拒絶査定の確定、減縮補正により侵害を回避できるからである。
ただし、第三者の審査請求は、出願人は、喧嘩を売られた様なもので、闘争本能に火が付き全力を出して対応することとなり、審査請求した第三者は、出願人の非常に手強い対応を覚悟しなければならない。
従って、権利化防止に自信が有る場合、負けたとしても何らかの策が有る場合等には、第三者が審査請求をすることも有り得よう。第三者はできるだけ早く安心を得ようとするのだからできるだけ早く審査請求をする方が、メリットは大きいであろう。
【第４４手】特許性は“かつかつであっても確実”にクリアすること
一定の特許要件をクリアすれば特許となるのであり、楽々クリアしたからといって、それだけで企業にとって「良い特許」と言うこともできない。
従って、特許性すなわち進歩性を“かつかつであっても確実”にクリアすれば充分でありそれ以上に技術レベルが高くても「良い特許」とは関係ない。権利化を目指す者にとって、この進歩性を“かつかつであっても確実”にクリアするテクニックは必ず身に付けて置く必要があろう。例えば、ハイジャンプで常にバーを引掛けてもバーを落とさないと言う技はプロの技である。宮本武蔵の“見切り”にも通じよう。
特許性をクリアした上で「良い特許」になるためには経済性・権利性が必要とされるのである。従って、特許性が”かつかつであっても確実”に取得した特許は、「良い特許」に繋がろう。
【第４５手】特許を潰すための調査方法
ここでは、特許（出願を含む。）発明Ｃを進歩性（特許法第２９条第２項）違反の理由で拒絶するための先行文献の調査方法を述べることにしよう。
特許を潰すためには、ある基本発明（公知発明Ａ）の構成要件 ａを公知発明Ｂの構成要件ｂで置換して、特許発明Ｃとすることが当業者想到容易であることが必要である。
<第１段階>基本発明Ａを記載した先行文献Ｘ
基本発明Ａを探すための発明の属する分野は、特許発明Ｃの属する分野と同じである必要があろう。３５）特許発明Ｃの属する分野に習熟した研究者は、上述により特定された発明Ａは、一般にはポピュラーであり、発明Ａを記載した先行文献Ｘを見つけることは、それ程困難ではない。
<第２段階>特許発明Ｃの特徴的構成要件ｂからなる発明Ｂを記載した先行文献Ｙ
続いて、特許発明Ｃの特徴的構成要件ｂからなる発明Ｂを記載した先行文献Ｙを見つけることが重要である。
このようにして、見つけた発明Ａを記載した先行文献Ｘと特許発明Ｃの特徴的構成要件ｂからなる発明Ｂを記載した先行文献Ｙが漸く見つかることになる。
後は、進歩性判断に手慣れた特許の人間が、基本発明Ａの構成要件ａで置換して、特許発明Ｃとすることが当業者容易想到であることを充分確認して置く必要があろう。
このようにして、特許を潰すための先行文献調査は終了するのである。具体的に、特許を潰すための手段は、情報提供、附与後異議申立、無効審判であろうが、そのための書類作成は、信頼できる代理人等に任せて置けば良いであろう。
特許調査の世界では、｢特許を潰すことは先行文献が九であり、異議理由を書く者の腕は一だ。｣と言えよう。先行文献の良し悪しで９割方は勝負が決ってしまう。３６）
【第４６手】特許調査の数学
特許調査の検索件数（ヒット数ともいう。）が膨大となれば文献を読むことが不可能となり実際的ではない。 そこで、検索式による検索件数が何件であるかが即座に予測できれば、何件の抄録を読めば良いか予め分かるから便利である。
特許調査の数学は「検索式で表現される検索件数は何件か？」と言うことである。検索すべき集合をＡ、Ｂとし、集合Ａ、Ｂの検索件数をＮ（Ａ）、Ｎ（Ｂ）とする。
“ＡまたはＢ”の検索件数はＮ（Ａ＋Ｂ）となり、“ＡかつＢ”の検索件数はＮ（Ａ＊Ｂ）となり、以下の式で計算することができる。
Ｎ（Ａ＋Ｂ）＝Ｎ（Ａ）＋Ｎ（Ｂ）……………（１）
Ｎ（Ａ＊Ｂ）＝Ｎ（Ａ）＊Ｎ（Ｂ）／Ｎ０……（２）
ここに、Ｎ０は、日本の全特許件数（約５５０万件）であり、集合Ａと集合Ｂは独立と考えることにする。
（１）式と（２）式を組合せれば複雑な任意の検索式でも検索件数を求めることができる。
従って、集合Ａ、Ｂの検索件数Ｎ（Ａ）、Ｎ（Ｂ）が予め分かっている場合、複雑な検索式の検索件数が手計算で簡単に分かるので、効率的な特許情報検索が可能となろう。
７．体の巻
【第４７手】運動―セチェーノフ効果―
気分転換には普段やっていることと反対のことをやれば、疲労回復効果が何もしない場合よりも向上する。この効果のことを“セチェーノフ効果”と言う。
なお、筆者は囲碁を趣味とするのであるが、元々特許の仕事が戦いであるので、勤務外で囲碁をしても、残業をしている様なもので、セチェーノフ効果は望み薄と自嘲している。
（１）運動
運動は、ストレス発散等の気分転換、体力強化、老化防止等に役立つ。運動後にサウナで更に汗を絞って老廃物を体外に出すのは気持ちが良い。サウナ室の中で足を組んで胸を張って背骨を伸ばせば自然と腹式呼吸になって気分爽快になる。その後、水風呂に入ってサウナで熱くなった体を冷やせば、神経も冷やされて心も落ち着く。水分が抜けた体に、ビールの喉ごしの一杯はたまらない。「何のために運動をするのか？」と聞かれれば、「運動後の美味しいビールを飲むためである。」｢運動後に日本の百名水を飲むためである。｣と応える。
（２）旅行
旅行は楽しい。これこそ気分転換になる。単にブラット行く場合と計画を立てていく場合がある。
観光後は、舌鼓を打ちながら夕食を済ます。酒も嗜む。まるで「目に青葉、夏ホトトギス、初鰹」であり、これこそが旅の楽しみであろう。事前計画が面倒臭いのであれば先ず出かけて行って、現地の人に相談するのが手っ取り早い。｢現地のことは現地の人に聞け。｣である。
旅行に、自分なりの“好きな切口”を決めて置いて、例えば、“遺跡の見学”であるとか、“偉人の故郷を訪ねる”と言うものである。“偉人の故郷を訪ねる”と言うものであれば、その人の功績を勉強し直すのにも良い機会を獲得する様なものである。「その人を知るためにはその人の故郷を一度訪ねてみる」のが一番良いであろう。
【第４８手】風邪を引かないコツ
風邪を引かないためには、①うがい薬を常時携帯して風を引く前にうがいを細めににする。②風を引いた人は避けて近づかない。（公共施設、満員電車等）③冬エアコンを使う場合、加湿器を買ってウィルスを退治する。④エアコンで部屋を暖めて、寝ている間も体を温める様にして体力を温存する。例えば、夏の風邪気味の時には夏でも暖房機を使用する。
アナウンサー程でないにしても、夏でも冬でも兎に角風邪を引かないことである。
９． おわりに
相撲は我々日本人にとって馴染みの多いもので、“相撲４８手”という形で“特許戦略４８手”について兎に角書き終えることができた。
最後に、“特許戦略４８手”が特許の仕事に従事する者に役に立てば著者としてこれ程の慶びはありません。
本稿を纏めるに当たりお世話になった関係諸氏には深く感謝致します。
以上
注記
１）新山善一著「大相撲ミニ辞典」凸版印刷発行(１９９７年２月２刷) , p.12
２）佐藤富徳著「良い明細書の作成方法」パテント1998 Vol.51 No.8 p.60～61
３）具体的には、クロスライセンスの材料として活用することであろう。
４）審査官の立場になって、｢真に残念ですが……もう少し思い切った減縮補正をして、かつ説得性の有る意見書を書く必要が有ります。｣等々のコメントを戴いても減縮補正を嫌う出願人は単に当惑するだけである。
５）自然淘汰（自然選択ともいう。）とは、自然環境に適合した種のみが生き残ることを意味し、淘汰される種から見れば、何と残酷な説であろう。ダーウィンは「自然選択による種の起源」を１８５９年に出版した。この画期的な著作は全ヨーロッパの注目を集め、聖書の創世紀に述べられる天地創造の模様と相容れぬとして激しく攻撃されたが、今では自然淘汰説は殆どの生物学者に認められている。
６）研ぎ澄まされた感覚が備わっていることが生存していくための必須条件である。人が一流となるためには、素質、運、努力ということが言われる。夫々の割合は分野によって異なろう。
７）野村ＩＤ野球と言う言葉が、野村監督が指揮するヤクルトが１９９７年に優勝してかつ日本一になってから特に流行している。確かに実力的にはそれ程優れた選手がいる訳でも無いのに、データ重視野球をしてその効果は十分有ったと考えられよう。ここで言う、確率を重視した特許戦略とも相通じるものがあろう。
８）提供情報の採用は審査官の職権に委ねられているので、審査官がパット見て分かる情報提供書の作成が重要である。兎に角審査官が読んでくれて拒絶引例として採用しようと言う気が起こる様にするのことが重要である。採用されなかったら如何に内容的に立派な情報提供書であったとしてもゴミ屑同然だからである。
９）「熱意はワサビみたいなもの。それがなければ、気が抜けるが、そればかりでは、相手はヘキエキするばかり。」（稲葉慶和著「拒絶理由通知との対話｣社団法人 発明協会 平成2年10月10日初版第三刷発行 p.273)
１０）「事業の自由度の確保」については、知的財産管理委員会著「知的財産の活用について」,知財管理1997 Vol.50 No.11, p.1655～1656を参照のこと。
１１）刊行物に記載された発明か否かについては、事実認定の誤りが生じ易い。例えば、刊行物に記載された発明には、刊行物に記載されているに等しい事項（技術常識を参酌することに導き出せるものをいう。）も含まれるが、刊行物に化学構造式によって化学物質が記載されている場合において、当該刊行物の頒布時における技術常識を参酌しても、当該化学物質を製造することが当業者にとって可能であると言えない時は、当該化学物質は「刊行物に記載された発明」とはならない。あるいは、請求項に記載の発明と刊行物に記載された発明との関係が上位概念であるかどうかによって公知発明であるか否かの認定が異なってくるので注意すべきであろう。
１２）審査請求に関しては、必ず出願人の意思を確認することが肝要である。クライアントと連絡が取れなかったら審査請求料は支払って置く位が良いであろう。
１３）設定登録料は大抵の場合は、特にクライアントから権利化を断念するという通知が無い限り、代理人は設定登録料を納付して置いても間違い無いであろう。
１４）宮本武蔵は、佐々木小次郎との厳流島の戦いで、小次郎の物干し竿よりも少し長目の櫂を削った木刀を武器として対戦したため僅差で勝利することができた。両者の剣が同じ長さで戦っていたならば当然両者相打ちとなっていたであろう。従って、相打ちを狙いつつ、もう一工夫をすることによって僅差の勝利をものにすることができることを厳流島の戦いは教えてくれる。
１５）日本将棋では、取った駒を自分の駒として活用できる。この点チェスとは異なる。敵であっても活かして用いるという考え方は素晴らしい。
１６）特許庁編 〈財〉発明協会発行 特許実用新案 審査基準 第Ⅱ部 特許要件 第２章 新規性・進歩性 p.13～14②課題の共通性を参照。
１７）佐藤富徳著｢技術課題の根拠及び内容が明らかにされているとして進歩性が認められた事例｣,知財管理Vol.47 NO6 1997,p.851～852の６．２明細書の記載についてを参照。
１８）先行調査とは、本願の出願時における所謂拒絶引例の調査である。すなわち審査官が行なっている拒絶引例の調査と同じと考えてよい。
特許性の判断とは所謂進歩性の判断と考えて良い。拒絶理由の大半が進歩性違反で拒絶される。
経済性の判断は商品が市場に出た場合よく売れるかどうかの判断である。
権利性の判断は、広くて強いかつスキの無い権利とすることができるか否かの判断である。
１９）紙尾康作著「新製品開発の話」デックリサーチセンター（株）p.34には、「特許を出願しないで新製品を売り出すことは会社に対する背信行為であると考えなければならない。」と記載されている。
２０）吉藤幸朔著「特許法概説(第８版)」有斐閣発行, p.443
２１）親会社Ｘが他の会社Ｙと共同出願をしたとしよう。共同開発契約が有ってそれに従って共同出願すれば共同開発契約に従うことになる。しかし、親会社Ｘは実施することはしないで、関係会社ｘに実施をさせたい場合が有る。その様な場合、親会社Ｘは関係会社ｘに実施させることを会社Ｙに承諾を得て置く必要が有る。共同開発契約にこの様なことが記載されていない場合等には問題となり得るので注意を必要とする。
２２）「感性へのアッピール度では、“ピカピカッとひかる”に、かないません。｣（稲葉慶和著「拒絶理由通知との対話」社団法人 発明協会 平成２年１０月１０日初版第三刷発行 p.314～315)。
“セールスポイント”と“開発技術の特徴”がここに言う“ピカピカッとひかる”ものに相当することになるであろう。
２３）佐藤富徳著「良い明細書の作成方法」パテント1998 Vol.51 No.8 p.59～72
２４）佐藤富徳著｢技術課題の根拠及び内容が明らかにされているとして進歩性が認められた事例｣,知財管理Vol.47 NO6 1997,p.851～852の６．２明細書の記載についてを参照。
２５）佐藤富徳著｢技術課題の根拠及び内容が明らかにされているとして進歩性が認められた事例｣,知財管理Vol.47 NO6 1997,p.851～852の６．２明細書の記載についてを参照。
２６）出願後１年以内に（少なくとも公開前に）出願した一連の自社の出願を見直すシステムが確立していることは重要である。
自社の一連の出願をパテントマップ等の手法で見直して上位概念抽出発明、スキマを埋める改良発明を優先権主張（国内優先権を含む。）をして後の出願（国内出願、ＰＣＴ出願を含む。）をするという社内ルールが確立しているというのことは素晴らしい。
自社実施予定技術が、その後公知技術側に変化して、当初出願のクレームの範囲に入っているかどうか、当初出願のクレームの保護で充分かどうかをチェックすることも必要である。
２７）吉藤幸朔著「特許法概説(第８版)」有斐閣発行, p.263～264
２８）公開の準備期間経過前の意であり、出願日から１年３月経過前までであろう。公開の準備期間経過後には、印刷所まで追っかけて行って公開を取り止めして貰う様にしなければならないであろうが……。
２９）商品化段階においては、一つの創作物に特実意の出願（三所攻め）をする戦略が考えられる。
更に、創作物の商品を発売化する前に、商品に付する商標について商標出願する場合も有る。
なお、三所攻め（みところぜめ）とは、“内掛け”“小股すくい”“押し”をミックスしたものでこれを瞬時に行なうのは、かなりの運動神経が要求される。昭和５５年５月に協会から決り手を制定してから幕内でこの決り手で舞の海が史上初めて勝った。
３０）取消し理由通知の対応が窮屈となるとは、附与後異議申立制度下では、最早取消の対象となっているクレーム部分は残して特許を維持する一方、取消の対象となっていないクレーム部分は抜き出して分割出願として争うことは最早できず、減縮の訂正請求をする途しか残されておらず、取消理由の解消しないクレームが残っていれば、特許全体が取消となると言う大きなプレッシャーが掛かる。
３１）出願変更は、変則的な出願であり、日本版サブマリーン特許を生み出すと言うことも有り得る。
例えば、出願公開の準備前に特許→意匠へ出願変更をすれば、特許法では出願公開されない。出願変更されて意匠登録出願が拒絶理由通知→拒絶対応→拒絶査定→拒絶査定不服審判請求→拒絶査定不服審判の審理→出訴手続を経た後、審決確定前に意匠→特許へ再度出願変更をした場合には、出願変更前に出願公開されない。
３２）「動機づけ」は、４種類あり、課題の共通性、示唆の有無、機能・作用の共通性、関連分野か否かであり、各々８件、２件、１件、２件が審査基準に判決例として例示されている。
３３）ただし、やむを得ずの無効審判請求は、負け戦を覚悟して打って出る場合にも似て悲しい。
３４） 例えば、進歩性でも潰せそうである、新規性でも潰せそうである場合には、新規性で本当に潰せるのか真剣に検討して、首を懸けても大丈夫と言うことであれば、新規性で相手特許を潰せば良いのである。新規性の場合の引用文献は原則として一つであるが、進歩性の場合の引用文献は二つか三つであろうから対応は感覚的に異なるのである。柔道に例えれば、“技有り”を二つ取るよりは、勝つためには“一本勝ち”しか無いと考えて戦う方が戦績が上がるのである。
３５）特許発明Ｃの属する分野で先行文献を見つけることができなければ、関連分野で見つけることが必要となろう。
３６）なお、先行文献調査は、料理に例えることができよう。
かって、料理の天才と言われた北大路魯山人が｢料理とは材料の新鮮さが九であり、腕は一だ。｣と喝破した通り、材料の良し悪しで９割方決ってしまう (盛川宏著「釣りバカの食卓」祥伝社 平成１０年７月２０日初版第１刷発行p3～4) 。
弁理士・行政書士 佐藤富徳
